Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Цели составления лицензионного договора на товарный знак

Договор об уступке (отчуждении исключительного права) товарного знака позволяет правоприобретателю купить бренд, сэкономив время на его регистрации и раскрутке. Правообладатель получает возможность продать торговую марку по причине смены видов деятельности, ликвидации юридического лица.

В результате регистрации договора уступки товарного знака происходит его официальная передача правоприобретателю.

Лицензионный договор на товарный знак предоставляет возможность лицензиару выгодно им распоряжаться. Он получает денежное вознаграждение от лицензиата, который на законных основаниях производит и реализует продукцию под раскрученным и востребованным брендом.

В тоже время лицензиар сохраняет за собой право на торговую марку. Проще говоря, данный документ является лицензией на бренд.

Лицензионным договором на товарный знак предусматривается:

  • период, в течение которого лицензиат может использовать торговую марку;
  • территория, на которой может производиться и реализовываться товар под такой торговой маркой.
На практике встречаются исключительные и неисключительные лицензии. Во втором случае лицензиар передает права на пользование маркой нескольким лицензиатам, осуществляющим деятельность на одной территории.

Франчайзинг (коммерческая концессия) — это вид отношений рыночных субъектов, когда одна сторона передает другой право на определенный вид бизнеса при использовании разработанной модели его ведения. Правоприобретатель может действовать от своего имени, используя торговую марку франчайзера.

к содержанию ↑

Стоимость регистрации лицензионного договора, руб.:

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПОШЛИНЫ
Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора на Товарный знак
В отношении одного товарного знака 10000 13500
В отношении каждого дополнительного товарного знака 1500 11500
Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора на Изобретение, Полезную модель, Промышленный образец
В отношении одного патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец 15000 за один договор 1650
В отношении каждого дополнительного патента 850
Регистрация лицензионного (сублицензионного) договора на Топологию интегральных микросхем
В отношении одной Топологии интегральных микросхем 15000 5000*
В отношении каждой последующей Топологии интегральных микросхем 2500
* пошлина за внесение изменений в реестр (уплачивается вместе пошлиной за регистрацию лицензионного договора) 2600
Внесение изменений в зарегистрированный договор
Внесение изменений в зарегистрированный лицензионный (сублицензионный) договор, договор коммерческой концессии (субконцессии), договор залога 5000 2500

за каждый ТЗ, расширяющий предмет договора

за каждый патент, свидетельство расширяющие предмет договора к содержанию ↑

Товарный знак: часто задаваемые вопросы

В каком случае можно ходатайствовать об установлении выставочного приоритета товарного знака? Какие документы необходимо приложить к ходатайству?

В соответствии с п.п. 2, 3 ст.

1495 ГК РФ приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, может быть установлен по дате начала открытого показа на выставке, если заявка на товарный знак подана в Роспатент в течение шести месяцев с указанной даты.

Просьба об установлении выставочного приоритета может быть указана в соответствующей графе заявки на государственную регистрацию товарного знака или направлена в течение двух месяцев со дня подачи заявки в Роспатент.

Документ, подтверждающий правомерность испрашивания выставочного приоритета, должен содержать, прежде всего, сведения, указывающие на соответствующий статус выставки, а также следующие сведения: наименование лица, экспонирующего товары; изображение товарного знака; перечень экспонатов, маркированных этим товарным знаком; дату начала открытого показа экспонатов на выставке.

Документ должен быть заверен администрацией или оргкомитетом соответствующей выставки.

Когда может быть подана выделенная заявка на товарный знак?

Выделенная заявка с ходатайством о выделении заявки должна быть подана заявителем (патентным поверенным) до принятия решения по первоначальной заявке. При этом первоначальная заявка не должна быть отозвана и не должна быть признана отозванной (п. 2 ст.1502 ГК РФ).

Что такое торговая марка?

«Торговая марка» – это буквальный перевод английского термина «Trade mark» / «Trademark».

В англоязычных странах этот термин применяется к обозначениям, получающим правовую охрану в качестве средства индивидуализации товаров конкретного производителя.

Мнение эксперта
Кузьмин Иван Тимофеевич
Юрист-консульт с 6-летним опытом. Специализируется в области гражданского права. Член ассоциации юристов.
Сочетание слов «торговая марка» в обиходе употребляется очень часто. Оно встречается даже в законодательных актах (например, в статье 148 Налогового кодекса РФ).

Между тем, употребление этого словосочетания в юридических текстах противоречит официально принятому термину для обозначения данного понятия в российском законодательстве об интеллектуальной собственности, в котором используется иной термин – «товарный знак».

Становление законодательства о товарных знаках происходило в течение длительного периода параллельно в разных странах. В Российском законодательстве название «товарный знак» было впервые закреплено еще во времена Российской Империи – в 1896 году.

Это словосочетание соответствует немецкому термину Warenzeichen, который использовался в то время в законодательстве Германии.

В настоящее время в Германии (с 1995 года) используется термин «Marke», во Франции – «Marque deposée», в США – «Trademark», в Великобритании – «Trade mark».

Несмотря на разную этимологию термина и независимо от национальных особенностей правовой охраны (например, в некоторых странах охрана может предоставляться без регистрации знака), речь идет об одном и том же объекте интеллектуальной собственности, который в российском законодательстве имеет официальное наименование «товарный знак». Товарные знаки являются объектом международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, предусматривающих как общие принципы правовой охраны (например, Парижская конвенция 1886 года), так и особенности регистрации прав в отдельных странах на основании защиты, полученной ранее в другой стране (Мадридское соглашение и Мадридский протокол).

Перевод этих договоров на национальные языки содержит официальное наименование термина «товарный знак» в соответствии с законодательством каждой страны, а не буквальный перевод термина, использованного в оригинальном тексте.

Таким образом, вопрос «Что такое торговая марка?» следовало бы сформулировать иначе: «Что такое товарный знак?», поскольку именно словосочетание «товарный знак» может корректно применяться в Российской Федерации к соответствующему объекту интеллектуальной собственности. Товарный знак – это обозначение, представленное словом (как значимым, так и фантазийным), фразой, символом, объемным изображением, сочетанием цветов, отдельным цветом, обозначение может быть даже звуковым, световым, обонятельным — определенный запах, а также комбинацией различных обозначений.

Товарный знак используется производителем для того, чтобы потребитель мог выделить его товары из ряда аналогичных или однородных (сходных, похожих) товаров. Правовая охрана товарному знаку в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации специальным ведомством — Роспатентом.

Можно ли зарегистрировать в качестве товарного знака олимпийский символ?

В соответствии с Найробским договором об охране олимпийского символа от 26 сентября 1981 года государства — участники Договора, в том числе Российская Федерация, обязаны охранять олимпийский символ от использования в коммерческих целях (в рекламе, на товарах, в качестве товарного знака и т.д.). Олимпийский символ может быть использован с разрешения Международного олимпийского комитета, который является владельцем олимпийского символа.

Договор также предусматривает, что во всех случаях, когда Международному олимпийскому комитету уплачивается пошлина за разрешение на использование олимпийского символа в коммерческих целях, часть доходов должна отчисляться в пользу заинтересованных национальных олимпийских комитетов.

Сколько лет охраняется общеизвестный товарный знак?

К общеизвестным знакам относятся те знаки, которые в результате их использования правообладателями приобрели высокую различительную способность.

Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, аналогичная той, которая предоставляется товарному знаку.

При этом, в отличие от правовой охраны обычного товарного знака, действующей в течение десяти лет (с правом продления), правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно (п.2 ст. 1508 ГК РФ).

о предоставлении права использования товарного знака

г. [место заключения договора] [дата заключения договора]

[Обладатель исключительного права на товарный знак], именуемый в дальнейшем «Лицензиар», в лице [должность, Ф. И.

О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и [наименование], именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице [должность, Ф. И.

Мнение эксперта
Кузьмин Иван Тимофеевич
Юрист-консульт с 6-летним опытом. Специализируется в области гражданского права. Член ассоциации юристов.
О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Лицензиар предоставляет (обязуется предоставить) Лицензиату право использования товарного знака в установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное вознаграждение.

1.2. Объектом по договору является товарный знак в виде [описание товарного знака]. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N [вписать нужное].

1.3. Лицензиар предоставляет (обязуется предоставить) Лицензиату право использовать товарный знак для индивидуализации товаров (работ, услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1.3.1. на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

1.3.2. при выполнении работ, оказании услуг;

1.3.3. на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

1.3.4. в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

1.3.5. в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

1.4. Территория, на которой допускается использование товарного знака — [вписать нужное].

1.5. Права использования товарного знака предоставляются Лицензиату без/с сохранения(ем) за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

2.1. Лицензиат может использовать товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором.

2.2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым Лицензиаром.

2.3. Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании товарного знака в письменной форме [сроки, периодичность].

2.4. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору предоставить право использования товарного знака другому лицу в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него самого.

2.5. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением Лицензиатом соответствия качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак.

2.6. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования товарного знака в установленных настоящим договором пределах.

3.1. Срок действия настоящего договора составляет [значение] год/лет.

3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

4.1. За использование товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в виде [фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода, в иной форме] в размере [вписать нужное].

5.1. За использование товарного знака способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

5.2. При нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный договором срок вознаграждение за предоставление права использования товарного знака, Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

5.3. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору исключительных прав на товарный знак.

5.4. По требованиям, предъявляемым к Лицензиату как изготовителю товаров, Лицензиат и Лицензиар несут солидарную ответственность.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.

6.2. Договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

6.3. Настоящий договор составлен и подписан в трех аутентичных экземплярах, из которых один хранится в делах [указать наименование регистрирующего органа], а остальные выдаются по экземпляру Сторонам.

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Автор: Ирина Стародубцева, аудитор-эксперт RosCo — Consulting & audit

Предоставить право пользования товарным знаком возможно путем заключения лицензионного договора. Какие существенные условия должен содержать такой договор?

Мнение эксперта
Кузьмин Иван Тимофеевич
Юрист-консульт с 6-летним опытом. Специализируется в области гражданского права. Член ассоциации юристов.
Товарный знак представляет собой обозначение (словесное, изобразительное, объемное или их комбинация), служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или ИП (п.1 ст.1482 ГК РФ).

Характерные позывные радиостанций «Русское радио», «Европа плюс» (звуковые обозначения), бренд молочной продукции «Веселый молочник», различного рода эмблемы (Адидас), то есть знаки, в которых есть только одно изображение.

В силу п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или ИП (ст.1478 ГК РФ). Товарный знак может быть размещен на товарах (в т.ч.

этикетках, упаковках товаров), при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети «Интернет».

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Право использования товарного знака может быть передано на основании лицензионного договора в соответствии с прописанными нормами в ст.1489 ГК РФ.

Для того чтобы передать права на товарный знак, необходимо заключить специальный лицензионный договор.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (ст.1515 ГК РФ).

В противном случае ИП и компании, кроме административной ответственности (ст.14.10 КоАП РФ), ждет изъятие из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. А ст.180 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

к содержанию ↑

Интеллектуальная собственность в России и за рубежом

Лицензионный договор на товарный знак – самый распространенный способ передачи прав на товарные знаки. Это объясняется тем, что, с одной стороны, при его заключении правообладатель товарного знака сохраняет за собой исключительное право, с другой стороны, его контрагент получает право использовать товарный знак и извлекать из этого прибыль.

Благодаря различным видам лицензионных договоров, гибким условиям лицензии, передача прав по лицензионному договору на товарный знак очень привлекательна с экономической точки зрения. В этой статье мы подробно расскажем о понятии, существенных условиях, видах, сроке и необходимости регистрации лицензионного договора.

Лицензионный договор на товарный знак – это договор, по которому одна сторона (лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака на согласованных договором условиях, а лицензиат обязуется за это уплатить вознаграждение.

Приведенное понятие дословно не соответствует п.1 ст.1489 Гражданского кодекса РФ, но является более точным, потому что сторонами лицензионного договора на товарный знак могут быть только лица, осуществляющие предпринимательскую деятельности, поэтому безвозмездные сделки между ними запрещены. Таким образом, уплата вознаграждения является необходимым условием лицензии.

Как следует из понятия, две стороны лицензионного договора – лицензиар и лицензиат. Лицензиаром может быть правообладатель товарного знака или лицензиат по другому договору, которому передано право на сублицензию.

В последнем случае договор в строгом смысле будет являться сублицензионным, но по условиям, форме, срокам и другим характеристикам он не отличается от обычного лицензионного договора. Лицензиатом может быть любое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а именно юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Лицензионный договор на товарный знак обладает одной важной особенностью, установленной п.2 ст.1489 Гражданского кодекса. Закон императивно обязывает лицензиата обеспечить соответствие качества продукции требованиям лицензиара, поэтому важным условием предоставления лицензии являются требования к качеству товаров и услуг.

Требования по качеству произведенного по лицензии товара могут быть предъявлены потребителями как к лицензиату, так и к лицензиару .

к содержанию ↑

Виды и особенности лицензий

  • Простая (неисключительная) лицензия. Под простой неисключительной лицензии владелец сохраняет право заключать аналогичные договоры с другими лицами, предоставлять им право на использование обозначения. Для лицензиара такой вид договора особенно выгоден – доход будет одновременно от нескольких производителей и его собственной деятельности.
  • Исключительная лицензия. Исключительная лицензия на товарный знак выдается только одному лицензиату, который получает монополию на использование товарного знака в пределах лицензии, поэтому исключительная лицензия стоит дороже, чем простая. Владелец товарного знака теряет право заключать договоры с другими лицами по этому обозначению, если иное не предусмотрено договором.

Кроме того, возможен также сублицензионный договор, по которому лицензиар разрешает лицензиату самостоятельно заключать лицензионные соглашения в пределах полученных от правообладателя прав.

к содержанию ↑

Чем отличается отчуждение от лицензии на товарный знак?

Отчуждение — сторона А, не оставляя за собой никаких прав, все отдает стороне В на взаимовыгодных условиях.

Исключительная лицензия — сторона А дает только стороне В возможность пользоваться своим товарным знаком на взаимовыгодных условиях, при этом оставляет за собой право использовать свой товарный знак. Неисключительная лицензия — сторона А дает стороне В возможность пользоваться своим товарным знаком на взаимовыгодных условиях, при этом оставляет за собой право использовать свой товарный знак и выдавать еще лицензии сторонам С, D и т.д.

Мнение эксперта
Кузьмин Иван Тимофеевич
Юрист-консульт с 6-летним опытом. Специализируется в области гражданского права. Член ассоциации юристов.
Сублицензия — сторона А выдала стороне В лицензионное соглашение, и стороны договорились, что В также может выдавать такие соглашения другим сторонам. В случае, когда сторона В наделяет правами стороны С и D и т.д.

— это означает, что сторона В выдает сублицензию.

Международный лицензионный договор – лицензионное соглашение в других странах, т.е. когда сторона А, обладая свидетельством в любой другой стране выдает лицензию стороне В, соблюдая законы этой страны. Может быть оформлен в национальном ведомстве страны или международном бюро ВОИС (WIPO).

к содержанию ↑

Как получить лицензию на физическое лицо? Можно ли выдать лицензию безвозмездно?

На территории Российской Федерации правообладателями товарного знака могут являться юридические лица и ИП (ст. 1478 ГК РФ), таким образом, получить лицензию на российское физическое лицо невозможно.

Данный запрет не распространяется на иностранные физические лица (нерезидентов) для которых возможна подача заявок на регистрацию товарного знака через патентных поверенных.

Лицензионный договор должен иметь стоимость, хотя бы самую минимальную. Безвозмездная передача лицензии не допускается.

к содержанию ↑

Что я получу после успешной регистрации лицензионного договора?

При регистрации в ФГБУ ФИПС (Роспатент) или МБ ВОИС (WIPO) лицензии правоприобретатель (лицензиат) получает приложение к свидетельству на товарный знак, а также происходит добавление информации в открытые реестры на сайте Ведомства. Обратите внимание, что права считаются переданными не в момент заключения договора, а в момент регистрации в Ведомстве.

Могу ли я выдавать сублицензии третьим лицам?

В лицензионном договоре отражается возможность (или ее отсутствие) лицензиата (правоприобретателя) выдавать сублицензии третьим лицам в рамках данных ему (лицензиату) прав от лицензиара (правообладателя). Если в договоре не предусмотрен подобный пункт, то выдача сублицензий возможна только с письменного согласия правообладателя.

Ответственность за действия сублицензиата перед лицензиаром лежит на лицензиате.

Разновидностями простого лицензирования являются частичная и полная лицензия. Первый тип действует только на часть товаров и услуг, указанных в договоре, а второй – на весь перечень, указанный в договоре.

к содержанию ↑

Не регистрируют договор, т.к. данные в ФИПС и в ЕГРЮЛ разнятся, что делать?

Скорее всего, вы получили запрос экспертизы из отдела договоров. Ведомство настаивает, что необходимо внести изменения в свидетельство и в реестр товарных знаков, уведомив ФГБУ ФИПС (Роспатент) обо всех произошедших изменениях, после чего продолжить делопроизводство по регистрации лицензии.

Мы рекомендуем подать заявление, оплатить пошлины за внесение изменений, а также составить ответ на запрос и подать полный комплект документов в окно вторичной корреспонденции (либо электронно, через ЭЦП). Решение будет опубликовано не позднее, чем 2 месяца с момента подачи ответа в Ведомство.

к содержанию ↑

Необходимо, чтобы владельцами товарного знака было российское и иностранное юр лицо одновременно. Рекомендуете ли вы использовать коллективный товарный знак?

Оптимальным выходом в данной ситуации будет заключение лицензионного договора.

Российское законодательство оберегает потребителя, коллективный знак накладывает массу ограничений на юр. лица в отношении их деятельности (такой товарный знак может принадлежать только объединению предприятий, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано), не говоря уже о том, что вы не сможете ни продлить ни сменить адрес (при переезде), без согласия двух сторон, что делает такой знак уязвимым.

В подпункте 1 пункта 1 статьи 1511 ГК РФ, а также во втором абзаце пункта 2 статьи 1511 ГК РФ объединение прямо называется правообладателем коллективного знака. Значит обладателем исключительного права на коллективный товарный знак будет объединение, а не входящие в него лица.

То есть оказывать услуги/реализовывать товары сможет только объединение, а не каждое лицо самостоятельно!

Также следует уточнить о возможности такого знака в национальном иностранном законодательстве, поскольку, в соответствии со статьей 7.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, при этом пункт 2 указанной статьи предусматривает, что каждая страна сама определяет особые условия охраны коллективного знака.

Обращаем ваше внимание, что исключительная лицензия наделяет точно такими же правами лицензиата, как и правообладтеля. Можно также указать срок действия договора — на весь срок действия исключительного права на товарный знак.
Автор статьи
Кузьмин Иван Тимофеевич
Юрист-консульт с 6-летним опытом. Специализируется в области гражданского права. Член ассоциации юристов.
Следующая
СправкиТомский кредитный кооператив подал заявление о банкротстве, вкладчики могут лишиться денег

Добавить комментарий

Adblock
detector